Hace algunos meses, en nuestro blog tratamos el tema de la conversión de una solicitud o registro de una marca de la Unión Europea publicando una breve guía sobre la transformación y las prácticas de las oficinas nacionales receptoras
En la nota de hoy, volveremos a hablar sobre este tema, ya que el Director Ejecutivo de la EUIPO ha remitido una cuestión de derecho acerca de este tema a la Gran Sala -siendo la primera vez que se recurre a esta facultad establecida por el Artículo 157(4)(I) del RMC-.
El Director Ejecutivo ha pedido una aclaración acerca de las condiciones en las que es admisible la transformación, en particular sobre la interpretación del Artículo 139(2)(b) del RMC. Esta cláusula prohíbe la transformación en aquellos países en los que una resolución de la Oficina identifique motivos de denegación. No obstante, existen dudas sobre si dicha resolución debe ser firme para poder impedir la transformación. Esto es importante cuando la Oficina haya denegado una solicitud pero ésta se retira durante el proceso de recurso.
Hasta ahora, la práctica de la Oficina ha sido que la resolución de la EUIPO es suficiente para excluir la transformación aunque la misma no haya adquirido carácter firme debido a la retirada de la solicitud de marca europea (MUE).
No obstante, la reciente resolución en el asunto R 1241/2020-4 “Nightwatch” de la Cuarta Sala de Recurso de fecha 26 de septiembre de 2022 cuestiona la interpretación que ha venido aplicando la EUIPO. Esta Sala decidió que la Oficina debe permitir la transformación cuando se retira una solicitud de marca de la Unión Europea aunque la resolución denegatoria no sea firme.
Debido a que el asunto todavía no ha llegado al TJUE, el Director Ejecutivo ha considerado oportuno, en aras de preservar la seguridad jurídica, recabar el dictamen motivado de la Gran Sala.
Estaremos pendientes de la opinión de la Gran Sala para arrojar luz al asunto.
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