La EUIPO define la transformación de la marca europea como la conversión de una solicitud o registro de una marca de la Unión Europea en una o varias solicitudes de marca nacional.
Se trata sin duda de una opción a tener en cuenta en nuestra estrategia de registro de marcas, ya que es una herramienta realmente útil para superar los problemas causados por el carácter unitario de la MUE. La transformación es una herramienta útil en casos donde una marca europea es denegada por ser considerada descriptiva y, por lo tanto, no apta para el registro en aquellos estados miembros donde, debido a su idioma oficial, se perciba como descriptiva o genérica (por ejemplo, marcas descriptivas en inglés, países angloparlantes tal y como Irlanda y Malta) , ya que podremos solicitar la transformación de esta solicitud de MUE en solicitudes individuales de marca nacional en aquellos países no afectados por la denegación, y en donde la marca se percibirá por el público relevante como perfectamente distintiva.
Otro caso en que se podría plantear la utilización de esta herramienta es para solicitudes de Marca Europea que fueron denegadas por oposición de una marca protegida anteriormente en algún país de la UE: en este caso , la transformación sería posible en todos los países restantes.
Tipos de transformación
Hay dos tipos de transformación: la transformación de marcas de la Unión Europea y la transformación de registros internacionales que designen la UE. El concepto y la base legal son los mismos, eso sí, hay pequeñas diferencias prácticas que analizaremos más adelante.
Así pues, por una parte, el solicitante o titular de una marca de la UE podrá pedir la transformación de su solicitud denegada en solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los Estados miembros no afectados por la denegación.
Asimismo, el titular de un registro internacional que designe la UE podrá pedir que se transforme esta designación objeto de rechazo final y ya no recurible en:
- Solicitudes de marca nacional en uno, varios o todos los EM
- Transformación “Opting back”: Designaciones posteriores de uno o varios Estados Miembros en virtud del Madrid System (con la condición de que el EM sea parte de los tratados que regulan el sistema de registro de marcas internacionales.
- “Mix” entre las dos opciones anteriores: Solicitudes de marca nacional para algunos EM (por ejemplo, aquellos en los que el opt back no es posible al no formar parte el pais miembro afectado del Madrid Protocol, a fechas de hoy, por ejemplo, Malta) y en designaciones posteriores para otros EM.
Fases del proceso de transformación
El proceso de transformación tiene dos fases diferenciadas:
- Fase ante la EUIPO: Presentación de la solicitud de transformación (y abono de la tasa correspondiente) y examen de la solicitud por parte de la Oficina.
Si la EUIPO está conforme, da el traslado de la solicitud a las oficinas designadas.
- Fase ante las oficinas nacionales: Examen de la solicitud y posible registro (en base a la legislación nacional, pues no existe un procedimiento armonizado para el examen de la marca transformada).
* La legislación nacional de los Estados miembros podrá establecer que la solicitud de transformación reúna alguno o, todos los requisitos siguientes: el abono de una tasa nacional; presentación de una traducción de la solicitud y de los documentos que la acompañan a una de las lenguas oficiales del Estado miembro; la indicación de un domicilio en el Estado miembro; la presentación de una reproducción de la marca en el número de ejemplares que indique dicho Estado miembro.
Fase ante las oficinas nacionales
Nuestro especial interés en el tema surgió a partir de un caso que nos encontramos en el despacho, fue entonces cuando nos dimos cuenta de que sería interesante llevar a cabo una pequeña investigación sobre el tema para conocer la práctica de las oficinas europeas en la transformación de una MUE
A continuación expondremos la información que hemos podido recabar al respecto, respaldada también por una importante experiencia práctica en la materia.
Importante destacar que, a parte pocas excepciones como por ejemplo Malta, las oficinas nacionales, una vez recibida la solicitud de transformación por la EUIPO, suelen ponerse en contacto con el solicitante, o su representante y lo emplazan para que presente la información requerida. En particular:
Austria
El solicitante de la marca no tiene que presentar una solicitud a parte. No obstante, tiene que abonar las tasas nacionales correspondientes.
Benelux
El solicitante no tiene que presentar una solicitud de marca en Benelux. El procedimiento sigue su curso de manera automática.
Bulgaria
El solicitante no debe presentar una solicitud de marca nacional. Sin embargo, tiene que presentar: un documento acreditativo de pago de las tasas de registro y de prioridad (si se declara) y un poder notarial de un representante de la propiedad industrial o de un abogado, cuando éstos estén autorizados.
Croacia
El solicitante debe presentar el siguiente formulario EŽ-1 cumplimentado (https://www.dziv.hr/files/file/obrasci/zig/EZ-1_2021.pdf), la traducción de la lista de bienes y servicios al croata y el justificante de pago de las tasas.
Dinamarca
La Oficina procesa la transformación de oficio, por lo que el solicitante no deberá presentar una solicitud de marca nacional.
Estonia
El solicitante no deberá presentar una solicitud de marca nacional, ya que la solicitud de transformación ya será procesada por la oficina como una solicitud de marca nacional.
Alemania
En el plazo de 2 meses a partir de la recepción de la notificación por la parte de la DPMA, el solicitante deberá:
- Presentar una dirección de contacto del solicitante en Alemania. En el caso que no se tenga domicilio, sede social o centro de actividad en Alemania, es necesario un representante.
- Designar un abogado autorizado en un estado miembro de la UE
En el plazo de 3 meses desde la recepción de la misma notificación, debe abonarse la tasa requerida.
Grecia
El solicitante deberá presentar una declaración de transformación que contendrá:
- una solicitud de registro de una marca
- una representación de la marca
- el nombre, la residencia, el número de teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico del solicitante
- una lista de los productos o servicios para los cuales la marca pretende ser protegida
- documento acreditativo de pago de las tasas
- traducción de la solicitud de transformación a la EUIPO al griego por una persona o autoridad facultada para traducirla de conformidad con la legislación aplicable
El plazo para la presentación de dichos documentos es de 2 meses desde la fecha en que la Oficina griega notifique al solicitante o al titular de la marca de la UE que ha recibido la solicitud de transformación de la EUIPO.
Irlanda
El solicitante de la marca no debe presentar una nueva solicitud.
Italia
El solicitante debe presentar un formulario de solicitud de marca (marcando la opción “comunitario/internazionale”) en un periodo de 3 meses desde la fecha del recibo de la comunicación por parte de la “Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale”:
- Copia de la solicitud de marca de la Unión Europea y su traducción al italiano
- Copia de la solicitud original de transformación y su traducción al italiano
- Declaración de conformidad de la traducción con el contenido de los documentos originales
Letonia
El solicitante de la marca debe presentar los documentos de transformación y pagar la tasa necesaria para la presentación de la marca nacional.
Lituania
El solicitante deberá presentar el formulario de solicitud de registro de marca cumplimentado (formulario ZP-1; https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/ZP-1-forma-nauja.pdf); documento acreditativo del pago de la tasa para la presentación de la solicitud de marca nacional ; traducción al lituano de la solicitud de transformación y otros documentos adjuntos; la imagen de la marca u otra forma de expresión de la misma;
El plazo para la presentación de dichos documentos es de 6 meses desde la fecha de recepción por parte de la Oficina de los documentos de la EUIPO relativos a la solicitud de transformación.
Malta
La oficina no tramita la solicitud de conversión de oficio, por lo que el solicitante tiene que presentar una solicitud de marca nacional. El formulario de la solicitud de marca nacional se encuentra en ips.gov.mt. La oficina no suele emplazar al solicitante, así que hay que estar pendiente una vez la EUIPO confirme al solicitante la aceptación de la solicitud de conversión.
Portugal
Tras la aceptación de la transformación por parte de la EUIPO, el solicitante deberá presentar una solicitud de registro de marca nacional dentro del plazo indicado en la notificación que reciba. En la solicitud nacional, deberá marcar la opción que implica una conversión a marca comunitaria, indicar el número de proceso e importar la información relativa al registro y seguir todas las instrucciones que proporciona el sistema hasta generar los datos para el pago del acto.
Rumanía
El solicitante no debe presentar una solicitud de marca nacional.
Eslovaquia
La Oficina procesa la conversión de oficio y en su caso , se pondrá en contacto con el solicitante.
Eslovenia
El solicitante debe designar a un representante inscrito en el Registro de Representantes ante la Oficina Eslovena -y presentar un poder notarial- y pagar las tasas requeridas.
España
El solicitante de la marca debe presentar la documentación requerida por el artículo 86.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en un periodo de 2 meses desde la recepción de la solicitud de transformación por la OEPM. La fecha de inicio de este plazo de dos meses será aquélla comunicada por la EUIPO cuando notifique al solicitante la fecha de transmisión de la solicitud de transformación a la OEPM.
El solicitante deberá:
- Abonar las tasas correspondientes
- Presentar una traducción al español de la solicitud de transformación y de los documentos que la acompañan
- Designar un domicilio a efectos de notificaciones (en territorio de la UE o, en su defecto, indicar un medio electrónico de notificaciones admitido por esta Oficina)
Para presentar esta documentación, el solicitante debe usar el formulario disponible en el procedimiento «Solicitud de transformación de una marca de la Unión Europea en marca nacional» en la sede electrónica de la OEPM (ProtegeO (oepm.gob.es) ; https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios/signos_distintivos/SE_4101i.pdf
(formulario en papel)).
Suecia
No es necesario presentar una solicitud de marca nacional sueca por separado. Se establecerá una solicitud cuando la Oficina sueca reciba la información y documentos de la EUIPO relativos a la transformación.
CONCLUSION
En conclusión, la mayoría de oficinas tramitan de oficio la solicitud de transformación. Sin embargo, esto no implica que el solicitante no deba aportar cierta documentación o abonar tasas o no estar pendiente de los trámites. Es por ello que es importante conocer la política de cada oficina para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.
Finalmente, la tramitación de la solicitud nacional seguirá su curso, se examinará de nuevo bajo la legislación nacional, se publicará a efectos de oposición, y finalmente, si no ha habido problemas, la oficina nacional emitirá el título de registro.
Cabe destacar que la marca nacional procedente de un procedimiento de conversión EUIPO gozará de la fecha de prioridad de la marca europea denegada (y esto es uno de los mayores beneficios del procedimiento de conversión).
Disclaimer
La información proporcionada en este artículo puede ser sujeta a modificaciones, así que debe ser considerada como orientativa, y no como asesoramiento legal. En caso de precisar información relacionada con un caso concreto, se recomienda contactar con un abogado especializado en derecho de marcas europeo.
