EL TMEC Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PARTE I

Sin duda este año nos ha cambiado a todos y ha estado lleno de todo tipo de imprevistos, retos y aprendizajes debido a la pandemia, en materia de propiedad intelectual en México nos enfrentaremos sin duda alguna, a unos de los mayores retos legales debido a la entrada en vigor del TMEC y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Para empezar el TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) es el Tratado internacional que sustituyó al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en cumplimiento desde 1994. El TMEC entró en vigor el 1º. de julio de 2020 y aborda una gran diversidad de temas, pero en esta ocasión por cuestiones pragmáticas y porque la propiedad intelectual es nuestra especialidad, abordaremos únicamente los temas más relevantes y comunes en esta materia entre el TMEC y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, y que fue creada con la intención de dar el mismo nivel de protección legal a los titulares de los activos intangibles de los países firmantes del TMEC.

CAPÍTULO 20 PROPIEDAD INTELECTUAL TMEC

En este capítulo se hace referencia a cuestiones, que sin duda han sido la base para la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la creación de la nueva plataforma MARciahttps://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick

que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo IMPI ha puesto en marcha. Los temas más relevantes son los siguientes:

En la sección de Marcas, hace referencia a las marcas auditivas, olfativas; al Principio de Especialidad y al uso de medios electrónicos para los trámites ante la oficina de marcas en México.

Dentro de la Sección C relativo a Marcas, se encuentra por último, el tema de Nombres de Dominio,cuestión que está íntimamente ligado a las marcas y en este apartado se pacta que las partes dispondrán de un sistema que sea eficaz, expedito y con bajo costo para su adecuada gestión, especialmente para resolver controversias, que no impida recurrir a otros procedimientos judiciales y que garantice la existencia de una base de datos confiable y precisa, en la que se pueda ver los datos de contacto sobre los registrantes de nombre de dominio, situación crucial que puede determinar el éxito o fracaso en una disputa legal en materia de nombres de dominio, ya que por ejemplo, para iniciar una reclamación en el área de nombres de dominio, se debe de contar con los datos del registrante que obtuvo un nombre de dominio sin ser el legítimo titular de una marca registrada, situación común en materia de marcas.

En el área de Patentes establece el Certificado Complementario, que consiste en la ampliación de la vigencia de la patente por razones imputables a la oficina de patentes en el IMPI, por ejemplo, extensiones a patentes en área farmacéutica por el retraso en el otorgamiento de registros sanitarios.

En esta área también hace referencia a la protección de la Información No Divulgada, porque protege datos de prueba u otros datos no divulgados relativos a la seguridad y eficacia del producto presentados en el proceso de autorización de comercialización (registro sanitario). Por otra parte, no permite a terceros comercializar el mismo producto o un producto similar sobre la base de esa información o de la autorización de comercialización otorgada a la entidad que presentó esas pruebas u otros datos por un periodo de al menos 10 años para productos químico agrícola y 5 años para productos farmacéuticos.

Finalmente y no menos importante las Medidas relacionadas con la comercialización de Productos Farmacéuticos, que consisten en la obligación de mantener un sistema preventivo, basado en la coordinación entre la autoridad sanitaria y la oficina de patentes, el otorgamiento de registro sanitario a un tercero que pretende comercializar un producto amparado por una patente a menos que tenga el consentimiento expreso de su titular.

Secretos Industriales, se establecen mecanismos para demandar ante tribunales civiles, y el resarcimiento del daño causado por su divulgación.

Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas, se acuerdan reglas para el mutuo reconocimiento entre las partes firmantes de estas figuras jurídicas, que son una parte medular en el patrimonio de activos intangibles en cada país, además de formar parte de su patrimonio cultural.

Derechos de Autor, establece la regulación sobre los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público, distribución para autores, artistas e intérpretes y productores de fonogramas; así como temas un tanto innovadores para algunos, como las Medidas Tecnológicas de protección que se refiere a cualquier tecnología, dispositivo o componente, que en el curso de su funcionamiento, controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos, o protege el de autor o derecho conexo. Por otro lado, un tema de gran importancia es e de la Información sobre la Gestión de Derechos conocido por sus siglas IGD, que identifica a una obra, la interpretación del fonograma, el autor de la obra, el artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución o productor del fonograma ; o al titular de un derecho sobre la obra, interpretación o ejecución de un fonograma; información de los términos y condiciones de utilización de la obra, interpretación o ejecución o fonograma o; cualquier número o código que represente la información mencionada.

En el tema de la Observancia, se acuerda el establecimiento de Procedimientos Civiles y Penales en el caso de apropiación indebida de un secreto industrial; Medidas en Frontera (importación, exportación, tránsito, transbordo, ingreso o salida de una zona de libre comercio o almacén fiscal); Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos para la protección de propiedad intelectual, entre las que se destacan las Medida Cautelares, Medidas Provisionales y la figura de la indemnización para resarcir el daño patrimonial por la afectación causada al titular de un activo de propiedad intelectual; la Penalización por “camcording” que consiste en utilizar dolosamente un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia, total o parcial, de una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine u otra instalación que se utiliza para la exhibición de una obra cinematográfica protegida, sin la autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos, para luego venderla o reproducirla indebidamente; Protección de señales de Satélite y de Cable encriptadas, así como la responsabilidad legal Proveedores de Servicios y su concepto.

Luego entonces, las disposiciones mencionadas han servido de base para diseñar la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que se explicarán en la PARTE II, en donde se resumen lo temas más relevantes de este ordenamiento.

PARTE II

Dando seguimiento a la relación entre la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en lo sucesivo LFPPI, que entró en vigor el 5 de Noviembre de 2020 y el TMEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) véase Parte I ….añadir link….., a continuación se resumen los temas más trascendentes en dicha legislación y a las cuales aún nos estamos adaptando.

NUEVAS FACULTADES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI)

La nueva Ley que rige al IMPI lo vuelve un ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO Artículo 5 LFPPI, Fracciones VI, VII y VIII, ya que entre sus facultades más importantes se encuentran:

Determinar el monto de las multas que imponga y sus respectivos accesorios, requerir el pago y recaudar el crédito fiscal respectivo.
Exigir el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos oportunamente a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación.
Condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en las leyes cuya aplicación le corresponde, y cuantificar el monto de la indemnización respectiva.

No cabe duda, que abra más de una ceja levantada al respecto, ya que algunos opinarán que son facultades excesivas, sin embargo, con estas nuevas facultades se espera agilizar el cobro y recaudo de las indemnizaciones, y los que litigamos comprobaremos en carne propia si estas nuevas atribuciones del IMPI facilitarán y acortarán la duración de los procedimientos contenciosos que generalmente duran años y son muy costosos.

SECRETOS INDUSTRIALES

Por otro lado, en el tema de Secretos Industriales también se le da facultad al IMPI para protegerlos, penalizando su divulgación, apoderamiento, adquisición o uso sin autorización de su usuario autorizado o de quien ejerce su control legal. Capítulo II De los Delitos, ART. 402 F. III, IV, V y VI. Aunque también quedan la acción de Infracción Administrativa ante esta misma institución o la vía Penal para emprender el mecanismo legal que más convenga a cada caso.

Creo que esta adición ha sido muy atinada, ya que por mucho tiempo los secretos industriales no habían sido protegidos adecuadamente por el sistema legal, ni la ley ofrecía un concepto claro de lo que constituye un secreto industrial, amén de que se ofreciera a sus titulares y usuarios, mecanismos efectivos de defensa en contra de terceros por apropiación indebida de información confidencial.

PATENTES

En el área de patentes se establece la figura del Certificado Complementario, que es un documento expedido por el IMPI, con la finalidad de ajustar la vigencia de la patente, en los casos en los que el proceso de solicitud de patente haya sido más largo de lo usual (5 años), por causas ajenas al solicitante. La implementación de este certificado me parece muy acertada, ya que en ocasiones en los cuales el expediente cambiaba de examinador, porque había cambios internos en su departamento, por poner un ejemplo, se perdía tiempo invaluable, además de que el tiempo adicional de vigencia, sin duda, permitirá al titular explotar económicamente su patente por más tiempo del originalmente estipulado.

MARCAS

Cambio en la Vigencia del Registro de Marca. Anteriormente, la Ley de Propiedad Industrial establecía que la vigencia de un registro de marca, iniciaba a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en cambio, ahora la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece que la vigencia del Registro de Marca inicia al momento de su otorgamiento. Algo que en mi particular punto de vista tiene sentido, porque el derecho exclusivo al uso y explotación deben comenzar en el momento en que se otorga la marca. Art. 178 LFDPPI.

También se hace referencia al tema de Principio de Especialidad, en cual establece que las marcas se registrarán únicamente en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud de marca, conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios en virtud del Arreglo de Niza. Algo que me parece muy adecuado, ya que es común que los titulares transcriban toda la clase o incluyan una gran cantidad de productos o servicios en una clase en la solicitud, a sabiendas de que dichos productos o servicios no son comercializados por su marca, hecho que obstaculiza el registro de una marca por parte de terceros, que en verdad comercializa esos productos o servicios de distinta naturaleza, que son comercializados en puntos de venta diferentes, tienen canales de distribución diferente, y que encima tienen público consumidor diferente. Parece que estoy contestando un oficio de anterioridad…. pero este tipo de situaciones sucede con más frecuencia de lo que desearíamos los que trabajamos en el área de registro de marcas. Esperemos que este cambio, permita a quien desea solicitar una marca de buena fe, obtener su registro sin la citación de impedimentos legales. ART. 176 LFDPPI

En el capítulo De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, de la nueva Ley se eliminaron los requisitos establecidos por el Artículo 98 TER-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, que ahora es el Artículo 192 de la LFDPPI, en el cual el solicitante debía aportar la siguiente información:

…XVIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México, y en su caso, en el extranjero.

La inversión realizada durante los últimos tres años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.
El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de esta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

Esperamos que la eliminación de estos requisitos agilice el proceso para las empresas que desean obtener dicha Declaratoria.

OPOSICIÓN

En el tema de la Oposición a una solicitud de marca, el Artículo 259 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:

“No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos, que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.”

Aunque a prima facie, se entiende que el legislador, por economía procesal, tiene la intención de evitar que el IMPI tenga que estudiar y resolver por segunda vez en el departamento Contencioso, una cuestión que previamente se estudió y resolvió en una oposición, dentro de un procedimiento de registro de marca; en mi opinión, el hecho de que se limite a los titulares para utilizar argumentos y fundamentos jurídicos, en ambos procedimientos y que encima el titular tenga que decidir si interpone Oposición o solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad me parece poco razonable.

Para empezar el costo de la Oposición y el costo de un procedimiento contencioso de Nulidad tienen costos y duración muy diferentes, al momento de escribir este artículo la tarifa de la Oposición cuesta 4,296.69pesos, sin contar honorarios de un abogado y tarda aproximadamente 3 meses en resolverse, siempre y cuando no exista algún requerimiento para las partes.

Por otro lado, ell Artículo 221 de la LFDPPI dice:

Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días siguientes a su recepción y otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de de la fecha en que surta efectos dicha publicación, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 12 y 173 Ley.

El Artículo 12 LFDPPI establece que no se otorgará registro a cualquier figura jurídica que regula dicha ley, cuando su contenido o forma sean contrarios al orden público o contravengan cualquier disposición legal.

Por su parte el Artículo 173 LFDPPI, establece los impedimentos legales para el otorgamiento de un registro, indicando que no será registrable como marca. Inicialmente creo que la Fracción XVIII es la más importante, ya que es alusiva a la prelación de derechos obtenida por el registro de una marca registrada idéntica o similar, aplicados a los mismos o similares productos, de la que se pretende registrar y es el supuesto más común para interponer oposición, ya después están las fracciones que se encuadran de manera específica a cada caso.

Ahora bien, la tarifa del procedimiento de Solicitud Administrativa de Nulidad, tiene un costo de 1564.21 peso, pero el costo por honorarios de un abogado es infinitamente más elevado que una oposición, claro, a menos que el usuario sea un kamikaze y decida llevar el procedimiento legal por sí mismo, que los hay….

Si bien, el Artículo 258 LFDPPI señala las causales para solicitar la nulidad de un registro marcario, y en este artículo se hace referencia, a los signos distintivos otorgados en contravención a las disposiciones de la nueva ley, también existen una variedad de causales muy distintas a las mencionadas en los artículos que menciona el Art. 221 LFDPPI relativo a la Oposición, por lo que no me parece que este ordenamiento cumple con el principio de eficacia y eficiencia, ya que limita a los titulares afectados de los signos distintivos, para utilizar de manera óptima los recursos o mecanismos legales de protección contra el infractor de su registro, es decir, vamos a tener que elegir quirúrgicamente si interponemos Oposición o Solicitud administrativa de Nulidad, porque si a juzgar del examinador de marcas no considera que vulnere nuestro derecho ya no podremos solicitar la nulidad, amén de que si no interponemos oposición y nos esperamos a que se otorgue la marca para solicitar la nulidad, perderemos de 6 meses a un año, tiempo invaluable en el que el titular de la marca afectada podría sufrir grandes pérdidas y el costo destinado a defender la marca afectada se incrementaría mucho.

Finalmente mencionaré el hecho de que el examinador de marcas, al estudiar una oposición interpuesta junto con todas sus pruebas, tendrá que determinar cuestiones técnicas como quien tiene derechos de prelación sobre la marca en pugna, por poner un ejemplo, en un mes o dos máximo! Cuando todos sabemos, que resolver esas cuestiones en los procedimientos administrativos de nulidad tarda años, siguiendo todas sus etapas procesales.

Creo fielmente que los titulares de marcas afectados deberían de tener la libertad, de poder elegir y utilizar todos los recursos legales que la ley ofrezca, porque ello nos otorga seguridad jurídica, habrá que ver si estas medidas funcionarán a largo plazo.

NULIDAD PARCIAL

Esta nueva adición nos parece positiva, ya en su Artículo 258 LFDPPI en su Fracción IV dice que podrá declararse la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los producto o servicios que éste protege, lo cual me parece muy razonable ya este precepto permite dejar a salvo derechos de terceros y a su vez proteger otros que han sido legítimamente adquiridos.

LFPPI PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS

1.Se añaden Visitas de Inspección a “establecimientos virtuales”.

Se establecen Reglas para notificaciones, a cerca de las notificaciones personales, estas se podrán hacer mediante correo certificado, medios de comunicación electrónica, edictos y la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Se establece que el procedimiento de Conciliación es sólo para procedimientos de declaración administrativa de infracción).

MEDIDAS PROVISIONALES

Que son aquellas medidas que se utilizan en los procedimientos relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial LFPPI Art. 344, entre ellos se encuentran:

Medidas en frontera, que consisten en ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito, o en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a las disposiciones de la ley de la materia y la Ley en materia aduanera.
Suspensión, bloqueo o remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan violación a la Ley, a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico,
Clausuras de establecimientos, cuando la medida provisional impuesta no sea suficiente para impedir que se violen derechos de propiedad industrial.

También es importante mencionar que dentro de la aplicación de medidas provisionales se encuentra la eliminación del monto de la contrafianza, ya que se da más discrecionalidad al IMPI para otorgarla.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

En esta área se establece la definición de “USO”

Se entenderá por usar de manera enunciativa más no limitativa: fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar o exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación. Art. 387 LFPPI

En dichos procedimientos se impondrá la sanción en la resolución final, misma que deberá contener la existencia de la relación de causalidad entre la conducta infractora y la lesión producida al titular afectado, así como la determinación del daño o perjuicio ocasionado.

DAÑOS Y PERJUICIOS

La indemnización por la violación de algún derecho de propiedad industrial, en ningún caso podrá ser inferior al 40% del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado.
La indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado ante:
El IMPI una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, por vía incidental para que se cuantifiquen los daños y perjuicios, o
Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa.

Así las cosas, las reformas y adiciones en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se han diseñado con el propósito de dar el mismo nivel de protección, que el sistema de propiedad intelectual de nuestros socios comerciales más importantes, que son Estados Unidos de América y Canadá, aunque la única manera de saber si las mencionadas reformas han sido acertadas, será con el transcurso del tiempo y la práctica cuando sabremos si estos cambios van acorde a nuestro contexto social y político.

En una carta con fecha de 11 de enero, dirigida a la Secretaría de Economía, Energía y a Relaciones Exteriores, y suscrita por Michael Pompeo, Secretario de Estado, Dan Brouillete Secretario de Energía, y Wilbur Ross Titular de Comercio de Estados Unidos, solicitaron públicamente a México dar cumplimiento a lo estipulado en el T-MEC, y aunque se hizo énfasis en que se apoye a sus inversionistas en el sector energético, es claro que la petición se extiende a todos los compromisos que México contrajo al firmar dicho tratado, de modo que esperamos que las instituciones gubernamentales recuerden los compromisos contraídos antes de hacer modificaciones que pudieran tener consecuencias negativas para nuestro país.

Además, es probable que el nuevo presidente de nuestro país vecino Joe Biden, adapte políticas más estrictas de propiedad intelectual que las que se tenían implementadas en el pasado, de modo que lo mejor sería ceñirnos a optimizar nuestro actual sistema de propiedad intelectual.

Así con este artículo, les enviamos nuestros mejores deseos para este año que comienza lleno de esperanza y muchos proyectos, los esperamos con más publicaciones novedosas en los siguientes meses.